Is het Capri-Sun zakje een geldig merk?

Op 28 juni jl. heeft de Hoge Raad het oordeel van het Hof Amsterdam en de Rechtbank Amsterdam bekrachtigd; het vormmerk van de bekende Capri-Sun verpakking is nietig.

Inleiding

Capri Sun AG (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen op de markt in het bekende ‘sta-zakje’ onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun brengt vruchtendrank in deze sta-zakjes sinds 1969 in Duitsland op de markt en sinds 1981 ook in Nederland. Deze vruchtendrank in sta-zakjes wordt verkocht onder het merk CAPRI-SUN of (in het Duitse taalgebied) CAPRI-SONNE. Deze sta-zakjes zijn in 1966 gecreëerd.

Concurrent Riha is een vruchtensappen- en vruchtendrankenproducente. In 2013 heeft Riha in vergelijkbare sta-zakjes aangeboden aan retailers om deze onder hun eigen merk in het verkeer te brengen.

Capri Sun vordert dat Riha stopt met het gebruik van deze verpakking omdat deze inbreuk zou maken op het vormmerk van Capri Sun. Riha vordert op haar beurt dat het vormmerk van Capri Sun nietig moet worden verklaard.

Bescherming van een vorm als merk, kan dat?

Ja, dat kan. Volgens het merkenrecht kunnen vormen in beginsel een merk zijn. Het is echter niet eenvoudig om vormen daadwerkelijk als merk te kunnen registreren.

Een goed voorbeeld van een geldig vormmerk is het beroemde Coca-Cola flesje. Bij de vorm van het flesje alleen al, denkt het publiek direct aan Coca-Cola. Andere bekende voorbeelden zijn de driehoekige chocolade van Toblerone en de chipswokkel.

Echter, daar tegenover staat dat bijvoorbeeld het LEGO-blokje is geweigerd als vormmerk. Dat lag in het feit dat het LEGO-blokje volgens de rechter in zijn vorm door de techniek is bepaald. Een LEGO-blokje betreft qua vorm namelijk een simpel bouwsteentje. waardoor die vorm volgens de rechter volledig is verbonden met de functie, namelijk blokjes bouwen.

Met deze uitzondering wordt namelijk (ook) voorkomen dat bijvoorbeeld de vorm van een autoband kan worden beschermd, omdat die vorm simpelweg essentieel is voor de toepassing waarvoor deze band wordt gebruikt namelijk rijden/voortbewegen met de auto.

Die uitzondering, de techniekexceptie, doet zich in het geval van Capri Sun / Riha ook voor.

De techniekexceptie

Volgens Riha is de vorm van het zakje het gevolg van de functie van het zakje, namelijk als houder van het sapje zodat die tijdens het drinken daarvan rechtop kan blijven staan. Met andere woorden; de vorm zou noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te bekomen. Dit criterium wordt in de rechtspraak vaak gehanteerd om een vormmerk nietig te verklaren.

De Rechtbank en het Hof zijn het met Riha eens. Zowel de Rechtbank als het Hof vinden dat de vorm van het sta-zakje technisch/functioneel bepaald is. De door Capri Sun gehanteerde verpakking biedt volgens de rechter meerdere voordelen van praktische en functionele aard, waardoor de vorm van de verpakking niet voor merkbescherming in aanmerking komt.

Bovendien geldt volgens de rechter dat “het toekennen van merkenrechtelijke bescherming daaraan zou aldus concurrerende ondernemingen op een onwenselijke manier belemmeren om aan hun drankverpakking een voor het gebruik daarvan (…) nuttige vorm te geven”.

De Rechtbank en het Hof geven Capri Sun aldus ongelijk. Het oordeel is derhalve (kort samengevat) dat het vormmerk van Capri Sun enkel kenmerken bevat die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te bekomen. Nu het merk geen merkenrechtelijke bescherming kan genieten door deze techniekexceptie, wordt het merk daarmee nietig verklaard. Het sta-zakje kan derhalve niet exclusief aan één bedrijf worden toegekend.

Hoge Raad

Capri Sun gaat in cassatie, maar krijgt van de Hoge Raad ook ongelijk. De Hoge Raad oordeelt in navolging van de LEGO-blokjes uitspraak dat “indien de wezenlijke functionele kenmerken van een vorm alleen aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, die vorm geen merkenrechtelijke bescherming toekomt”. Want juist dankzij de vorm van de sta-zakjes kan deze gemakkelijk worden opgeborgen in een broodtrommel en blijft hij staan tijdens het drinken.

De Hoge Raad is het met het Hof ook eens dat er voor deze sta-zakjes van Riha redelijkerwijs geen andere alternatieve vormen voorhanden zijn die qua gebruiksgemak en deugdelijkheid dezelfde voordelen hebben als de sta-zakjes van Capri Sun. Omdat de vorm niet anders kan, neemt Riha in dit geval met de andere uiterlijke kenmerken (zoals naamsvermelding, kleur) voldoende afstand van de sta-zakjes van Capri Sun.

Conclusie

Het vormmerk van Capri Sun is hiermee aldus nietig verklaard, wat inhoudt dat het merk niet langer geldig is geregistreerd. Dat betekent dat Capri Sun niet meer kan optreden tegen gelijksoortige vormen die op de markt worden gebracht. Riha mag derhalve doorgaan met de verkoop van gelijkende sta-zakjes.

Het is belangrijk om jouw naam en/of merk vast te leggen middels bijvoorbeeld een merkregistratie. Het registreren van een woordmerk of een beeldmerk of een combinatie daarvan, is over het algemeen goed mogelijk. Een vormmerk biedt weliswaar vaak grote herkenbaarheid bij het publiek, maar is niet makkelijk te verkrijgen (denk maar aan de bekende rode zool van Louboutin, waar ook vele procedures over zijn gevoerd). Indien je overweegt om een vormmerk te registreren, laat je goed adviseren over de voorwaarden daarvan, om daarmee de kans van afwijzing van de inschrijving of de nietigheid ervan zoveel mogelijk te beperken.

Wil je meer informatie over het voorgaande of het merkenrecht in het algemeen, neem gerust contact met ons op en wij helpen je graag verder!

Contactpersoon

  • M.A. (Maral) van Brandwijk